专利无效程序中“一事不再理”原则的探讨

作者：董宁

《专利法实施细则》第七十条第二款规定：“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”与之相衔接，修改后的《专利審查指南》第四部分第三章第3.3节第（3）项进一步规定：“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。”

“一事不再理”原则的设立，一方面有助于避免就同一事实和理由作出相互矛盾的审查决定，维护国家知识产权局审查决定的稳定性和权威性；另一方面可以提高专利行政程序的效率，避免资源浪费，同时减轻专利权人的应诉负担。

在本次《专利审查指南》修改的征求意见说明中，已经明确解释了将“同样的理由和证据”调整为“相同或者实质相同的理由和证据”的立法意图，即在实践中，“例如仅对无效宣告的理由或证据在形式上作简单的调整与变换，但在法律事实上实质相同的情形，仍属于‘一事不再理’原则规制的范畴”。换言之，《专利审查指南》修改是要将这些没有实质差别的情形更明确地纳入“一事不再理”的适用范围。

“一事不再理”原则源于民事诉讼制度，是民事程序的一项基本原则，其目的在于防止重复起诉，节约程序资源，避免当事人陷入无休止的程序消耗，本身具有积极意义。不过，我国专利无效宣告程序有其特殊性：出于公共利益的考量，无效宣告请求并不以特定利害关系人为前提，而是任何人均可不限次数提出专利无效宣告请求。在此背景下，专利无效程序中的“一事不再理”原则并未像民事诉讼那样限定“同一当事人”，由此可能产生被有意或无意利用的空间，即通过“消耗”较强的无效理由或证据，反而形成对专利权人有利的结果。

典型情形之一，是专利权人通过安排第三人提出无效宣告请求，从而“自废”潜在的强理由或强证据：第三人在无效程序中并不全力主张，导致原本较有力的无效理由或证据并未得到充分运用而被“浪费”，此后其他主体再提起无效宣告请求时，则可能因“一事不再理”原则而无法再次使用相同或者实质相同的理由和证据。除上述“自废”策略外，在先请求人出于能力不足、准备不充分等原因，同样可能客观上“浪费”了可观的无效理由和证据。

由于“自废”理由或证据的情形通常难以直接反映在无效决定或公开判例中（其他请求人在知悉在先无效决定后，一般不会再在后续案件中使用完全相同或实质相同的理由和证据），相关策略并不易在案例文本中呈现，但在业内应当是一个颇为熟悉、时常被讨论的实务问题。

在本次《专利审查指南》修改中，将“一事不再理”原则适用标准由“同样的理由和证据”拓展为“相同或者实质相同的理由和证据”，在理论上确实扩大了不予受理和不予审理的范围，也因此引发业内更多关注和担忧。

关于“实质相同”的界定，《专利审查指南》修改的征求意见说明中仅作原则性举例，即“例如仅对无效宣告的理由或证据在形式上作简单的调整与变换，但在法律事实上实质相同的情形”。实际上，在先的司法判例或无效决定已经在一定程度上给出了一些判断标准。

例如，就同一专利文献而言，不同的实施例或不同的技术内容，通常应视为不同证据内容。在（2024）最高法知行终258号实用新型专利权无效行政纠纷案中，最高人民法院认为：在前一次第50886号无效宣告决定中，请求人仅提交了证据附件1（某美国专利文献）部分段落的中文译文，该译文并未包含关于抽吸条装置12具体结构的内容；而在本次无效宣告程序中，请求人补充提交了附件1中关于使用部分的中文译文，特别是包括了抽吸条装置12具体结构的相关内容。相较之下，被诉决定所适用的附件1在内容上相对于第50886号决定所使用的附件1存在实质性增加，两者并非完全相同的证据。

此外，证据组合方式、结合启示路径、改进动机等方面的差异，也往往会被视为不同的无效理由。在上述案件中，请求人在上诉中还主张附件6存在重复使用的问题。最高人民法院认为，由于被诉决定对于附件1的引用内容发生了变化，相应的区别技术特征也随之变化，在此基础上判断附件6是否提供技术启示的事实前提，与前次无效程序中已不相同，因此在本案中重新结合附件6进行评价，并不违反“一事不再理”原则。

值得特别关注的是“一事不再理”原则对于“非三性”理由的适用，尤其是针对不符合《专利法》第26条第3款、第4款的无效理由的适用情况。

在第587385号无效宣告请求审查决定中，在后无效请求人再次提出说明书对权利要求1-3所保护技术方案未作充分公开的无效理由，认为就权利要求1-3中克唑替尼本身的立体构型（参见证据5中本领域公知的立体构型确证方法）及其效果，以及该化合物多晶型形式的结构和效果，说明书均未予以公开。

国家知识产权局合议组在该案中认为：虽然本案请求人在后案中提交了新的证据5，但并非只要在后案出现新的证据，就必然需要对在先决定已经认定的事实重新审查。具体而言，证据5为申请日后公开的关于手性药物质量控制的研究技术指导原则，其中涉及对手性药物构型确证的一些主要方法，包括单晶X射线衍射法、圆二色谱、旋光光谱、核磁共振法等。对于克唑替尼立体构型确认问题，在先决定事实上已经作出了针对性的回应。本案中新提交的证据5，与在先决定中的证据5和证据6的证明目的具有同一性，因而同样不足以推翻在先决定所认定的事实。因此，请求人就说明书充分公开以及相关引证文件所提出的无效理由，被认定属于“一事不再理”原则的规制范围。

由此可见，对于依据《专利法》第26条第3款、第4款提出的无效理由，国家知识产权局在适用“一事不再理”时，并不会仅以程序上出现“新的证据”为由即进行重新审理，而是更关注该新证据是否足以动摇或推翻在先决定的事实认定。这一做法本质上已转向考察无效理由在实质上的差异，而不仅限于形式变化，与指南征求意见说明中所举“仅在形式上作简单调整与变换”的情形相比，已经明显迈出了实质审查的一步。当然，从实务操作看，国家知识产权局在判断新证据是否足以推翻在先决定事实认定的过程中，其实也相当于对相关无效理由进行了再一次实质性评估。

从上述实践可以看出，对于“一事不再理”原则，审查机关和司法裁判早已倾向于采纳“实质相同”的判断标准，本次《专利审查指南》修改更多是在规范文本层面作出明确。关于缺乏新颖性和创造性的无效理由，如果在后程序中所援引的证据、证据组合方式、技术启示路径等方面与在先决定存在实质差异，一般而言不至于因“一事不再理”而被排除在审查之外。

从“一事不再理”可能带来的实际影响来看，更值得无效请求人高度重视的，实际上是依据《专利法》第26条第3款、第4款提出的无效理由。

在化学、生物医药等技术可预见性相对较低的领域，说明书公开是否充分（第26条第3款）、权利要求是否得到说明书支持（第26条第4款），本身就是审查和无效程序中的重点争议问题；相对而言，在电子、通信、机械等技术可预见性较强的领域，第26条第3款、第4款的适用往往被一定程度上弱化甚至忽视。但近几年，国家知识产权局对这两条的审查力度呈现明显加强趋势。例如，被评为复审无效“十大案件”的第563221号无效案件，以及涉及锂电池重大诉讼的第563247号、562899号无效案件，相关专利均因说明书公开不充分而被宣告无效。

一旦国家知识产权局在首次无效程序中，针对第26条第3款或第4款的无效理由作出了肯定专利有效性的判断，此后再欲就同类问题发起攻击，将极有可能被“一事不再理”原则挡在门外。因此，对于无效请求人而言，在案件初期即应对第26条第3款、第4款无效理由的适用可能进行充分而审慎的评估；一旦决定在无效宣告请求中主张第26条第3款或第4款的理由，就应有“首次即打透”的准备和策略，在证据、论证和案件布局上尽可能一次性完整地呈现。