2023年12月29日,江苏省高级人民法院就上诉人(原审被告)广东史麦斯电器有限公司、泰州市庆丰装饰有限公司与被上诉人(原审原告)A.O.史密斯公司(A.O.SMITH CORPORATION)、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷三案作出二审判决,认定“A.O.史密斯”商标2003已构成驰名商标,并禁止了“史麦斯”注册长达近20年的商号及商标的使用。

该案是“史密斯”商标首例民事诉讼程序中的驰名认定,由己任律师事务所的赵克峰律师、马春生律师、杜晓宽律师和许安碧律师代理。

案件背景


2017年,A.O.史密斯公司(A.O.SMITH CORPORATION)、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司,就广东史麦斯电器有限公司、史麦斯(中山)卫厨有限公司、佛山市史麦斯卫厨电器有限公司等主体侵害“史密斯”系列商标专用权及不正当竞争行为,向南京市中级人民法院提起民事诉讼。根据侵权产品净水机、家用燃气快速热水器、储水式电热水器三款产品,分三案起诉维权。2023年12月29日,江苏省高院就三案作出二审判决,认定了被告的侵权行为,三案共计判赔565万元。


裁判要旨


1. 虽然商标法第十三条第二款仅规定对“不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”之行为予以禁止,但根据商标法对驰名商标强保护的立法本意,在“相同或者类似商品”上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标申请注册商标的行为,亦属该条所调整的对象。同时,根据商标知名程度确定不同的保护强度有利于激励权利人强化品牌建设。因此,认定驰名商标也是保护权利人对培育商标的投入并确定相应保护强度的重要内容。

2. 对于普通注册商标之间的冲突,通过行政途径予以解决;对于驰名商标与注册商标之间的冲突,人民法院可以直接判决构成侵权的被告禁用其注册商标。本案中,被上诉人主张上诉人使用第 3756008号“图片”注册商标的行为构成商标侵权,一审法院根据被上诉人请求和本案具体案情,对被上诉人主张保护的涉案注册商标是否构成驰名商标作出认定并无不当。综合考量本案事实及相关因素,一审判决关于第1114992号“图片”,第2017196号“图片”在 2003 年 10月已达到驰名程度,并驰名至今的认定,并无不当。

3. 关于市场格局论:从被诉侵权商标注册到实际使用的情况看,上诉人主观上明显具有搭便车、攀附被上诉人商誉的主观意图,其诉称的市场格局的形成缺乏正当性基础;对于已经注册使用一段时间的商标,是否已经通过使用建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体,并非简单由使用时间的长短决定而是要看相关公众能否通过其使用行为,客观上实现市场区分上诉人提交的证据不足以证明被诉侵权商标经过其使用足以与权利商标在热水器类商品上形成稳定的市场格局。被上诉人提供的证据显示,相关公众对权利商标与被诉侵权商标仍会混淆。况且如果认可此种行为形成的所谓市场秩序或知名度,将不利于有效区分市场、营造品牌发展的良好环境,并终将严重损害广大消费者的利益,违背商标法“维护商标信誉”“保障消费者和生产、经营者的利益”等立法宗旨。


裁判文书摘要


一审法院/案号

江苏省南京市中级人民法院

(2017)苏01民初2605号

二审法院/案号

江苏省高级人民法院

(2021)苏民终497号

案由

侵害商标权及不正当竞争纠纷

二审合议庭

审判长 曹美娟
审判员 袁   滔
审判员 刘   莉

法官助理

韩文津

书记员

王媛辉

当事人

上诉人(原审被告):广东史麦斯电器有限公司,住所地中华人民共和国广东省中山市黄圃镇大雁工业区广兴路嘉鸿洗水(中山)有限公司房产厂房A幢。

法定代表人:赵松盛,该公司总经理。

委托诉讼代理人:王广华,广东三环汇华律师事务所律师。

委托诉讼代理人:鲁力承,广东法制盛邦律师事务所律师。

上诉人(原审被告):泰州市庆丰装饰有限公司,住所地中华人民共和国江苏省泰州市高港区府后人家春港东路商铺23号。

法定代表人:杨华,该公司总经理。

委托诉讼代理人:张建平,广东法制盛邦律师事务所律师。

委托诉讼代理人:鲁作瑞,广东法制盛邦律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):A.O.史密斯公司(A.O.SMITHCORPORATION),住所地美利坚合众国威斯康星州密尔沃基西区公园11270号。

代表人:詹姆斯·F.斯特恩(James F.Stern),该公司执行副总裁。

委托诉讼代理人:杜晓宽,北京已任(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:马春生,北京己任律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):艾欧史密斯(中国)热水器有限公司,住所地中华人民共和国江苏省南京经济技术开发区尧新大道336号。

法定代表人:CharlesTodd Lauber,该公司董事长。

委托诉讼代理人:赵克峰,北京己任(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:许安碧,北京己任(上海)律师事务所律师。

一审裁判结果

一、广东史麦斯电器有限公司于判决生效之日起立即停止制造、销售侵害A.O.史密斯公司(A.O.SMITHCORPORATION)、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司第1114992图片第2017196号图片第1403496号图片第8041336号图片第6045354号图片第8100544号图片第10321633号图片注册商标专用权的储水式电热水器商品的行为;

二、泰州市庆丰装饰有限公司于判决生效之日起立即停止销售侵害A.O.史密斯公司艾欧史密斯(中国)热水有限公司第 1114992 号图片第 2017196图片第 1403496号图片第 8041336 号图片第6045354号图片第8100544 号图片第10321633号图片注册商标专用权的储水式电热水器商品的行为;

三、广东史麦斯电器有限公司于判决生效之日起十五日内赔偿 A.O.史密斯公司 (A.O.SMITHCORPORATION)、艾欧史密斯 (中国) 热水器有限公司经济损失(包括合理费用 )150 万元;

四、驳回 A.O.史密斯公司(A.O.SMITHCORPORATION)、艾欧史密斯 (中国)热水器有限公司的其他诉讼请求。

二审裁判结果

驳回上诉,维持原判。

二审裁判时间

二零二三年十二月二十九日

涉案法条

《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第五十六条、第五十七条第二项、第三项、第七项、第六十条第一款、第六十三条第一款、第三款、第六十四条第二款,《中华人民共和国侵权责任法》第十五条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条,《中华人民共和国民事诉讼法》(2017年修正)第一百一十九条第一项、第一百四十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项


以下是针对储水式电热水器商品的判决书,文后可扫描查看另外两个关联案件的判决书原文。


裁判文书



(2021)苏民终644号

 (2021)苏民终582号

本案律师


赵克峰  合伙人

业务领域:商标诉讼、不正当竞争诉讼、著作权诉讼、与知识产权有关的仲裁、政府事务

联系电话:010-6521 5999

联系邮箱:zhaokefeng@genlaw.com

赵律师是己任律师事务所北京办公室的合伙人,拥有18年执业经验。赵克峰律师是国内领先的知识产权诉讼律师。他的专业领域包括重大、复杂的商标、著作权、不正当竞争、数据诉讼,与知识产权有关的商事诉讼与仲裁、合规调查、政府事务等。

赵律师主办了大量被法院和行政机关评选为典型案例的重大案件。 其中:2023年,“鑫盼盼"商标侵权案判赔一亿元,是迄今为止中国保护外企商标判赔最高额判赔;BB-12/LGG 菌株商标保护案是最高院50件年度优秀案例之一;贝壳房源保护案是年度北京知识产权法院十大不正当竞争案件之一。2020年,NBA 体育赛事著作权案荣获《商法》年度“杰出交易”。2018年,“萌卡篮球”被广东省高级人民法院评为年度十大知识产权案例、十大互联网案例;被QBPC评选为年度十大非刑案例。2014年,费列罗立体商标保护案被原国家工商行政管理总局评选为年度12件工商查处典型案例。2012年,宝马股份公司诉世纪宝驰案被最高院评选为年度八大知识产权典型案例。赵律师代理的迈克尔乔丹诉乔丹体育姓名权侵权案、 “国酒茅台”异议复审案、“小罐茶”获得显著性案也在行业内具有较大影响力。

赵律师谈判经验同样丰富。近期,赵律师代表客户以有利条件达成和解的案件包括在一起总标的额达1.8亿元的商业秘密案件,一起总标的额2.4亿元的不正当竞争案件、一起标的额2.1亿元的软件开发合同纠纷,以及一起标的额9000万元的商标侵权及不正当竞争诉讼。

赵律师的执业领域还包括核心知识产权资产获取、品牌危机公关、 产品质量监管与调查、广告合规等。

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马春生 合伙人

业务领域:专利、商业秘密、不正当竞争

联系电话:010-6521 5999

邮箱:jamesma@genlaw.com

马春生律师为北京己任律师事务所合伙人。马春生律师主要为跨国公司以及国内公司提供高端知识产权服务;擅长处理各类复杂疑难的专利、商业秘密、技术成果许可及转化、商标以及不正当竞争案件等。马律师还处理复杂商事案件,如产品责任等。

马春生律师为中国执业律师和专利代理师,具备法律和技术双重背景,马春生律师在疑难复杂知识产权诉讼方面具有丰富的实践经验。在从业期间,为众多的跨国公司和大型企业提供知识产权法律服务,属于经验丰富并为值得依赖的律师。

马律师曾在国内外顶级律师事务所工作多年,如北京立方律师事务所、君合律师事务所、英国安理国际律师事务所、美国奋迅-贝克麦坚时律师事务所等。

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杜晓宽  合伙人

业务领域:知识产权、商业秘密、不正当竞争、企业合规

联系电话:021-5266 0337

联系邮箱:duxiaokuan@genlaw.com

杜晓宽律师是己任律师事务所上海办公室合伙人,主要从事知识产权类业务,专业领域包括商标、著作权、专利、知识产权咨询/管理和争议解决、商业秘密保护和维权、不正当竞争等。此外杜晓宽律师在企业内部合规、反舞弊、企业刑事风险合规等方面有积累了独特的执业经验。

杜晓宽律师尤其擅长知识产权争议解决和企业知识产权管理类诉讼和非诉案件,包括商业秘密体系保护和刑事/民事/行政争议案件、商标/版权确权及侵权诉讼、专利权属和侵权纠纷、不正当竞争类纠纷案件。在 10 年多的律师从业过程中,为多家跨国企业、国内上市公司以及行业领先企业等提供相关法律服务,涉及工业制造业、计算机通讯、化学化工及农业、快消品及零售、文化及服装时尚、汽车和新能源、影视动漫、药品及医疗器械、互联网等传统工业以及高科技等领域,并为多个国内企业上市过程中提供知识产权专项法律服务。特别的,杜晓宽律师在其曾代理的某起商业秘密民事诉讼案件,为权利人获得了法院诉中行为保全(“诉中临时禁令”)的积极司法救济;并在某起“获取型”侵犯商业秘密刑事案件中,代表受害人全程参与刑事案件的侦破和审理,该案件入选广东省法院保护商业秘密典型案例、2020年度广东省知识产权审判十大案件;在近期代理的某起专利侵权案件中,为权利人获得了法院诉前行为保全(“诉前临时禁令”)的司法救济;在一起商标侵权案件中,针对已注册十多年之久的侵权商标代表权利人提起民事诉讼,法院一审认定驰名商标的同时判决数百万元赔偿。此外,杜律师曾代理的案件,多次入选入选中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(QBPC)年度案例(2014-2015 QBPC知识产权保护十佳刑事案件、2017-2018年度QBPC知识产权保护十佳非刑事案例、2019-2020年度和2022-2023年度QBPC知识产权保护十佳案例等)、2021年上海知识产权检察典型案例、2021年青岛十大知识产权案例、 2022年度浙江法院十大知识产权案件等。

此外,杜晓宽律师在企业反舞弊、企业刑事风险合规等领域,也积累了颇多的实践经验,为多家企业、企业高级管理人员提供企业内部合规法律服务,包括企业内部合规调查和制度建设,以及涉及包括职务侵占、非公受贿、合同诈骗、伪造公章、产品缺陷/伪劣商品等法律风险的排查和潜在法律纠纷的应对等专项法律服务。

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许安碧  律师

业务领域:知识产权诉讼、知识产权管理、不正当竞争诉讼、广告合规业务

联系邮箱:xuanbi@genlaw.com

许安碧律师在商标、著作权及不正当竞争纠纷领域具有丰富的诉讼经验,擅长事实调查、证据挖掘和整理、法律研究、文书写作及庭审展示。许律师主办的多个案件被评选为典型案例,在行业内极具影响力。其中“LGG”“BB-12”商标侵权及有一定影响的商品名称不正当竞争纠纷案,被最高人民法院评选为2022年年度优秀案例。

许律师尤其擅长处理劣势局面下的转折性案件,在多个代理被告的案件中获得全面胜诉,并通过全方位的诉讼策略让客户化被动为主动。其代理某泰国运动饮料第一品牌对中国专业商标抢注团伙的诉讼维权案,在对方抢注商标并使客户丧失在中国注册商标的极端不利情况下,以著作权为突破口,深入调查挖掘对方大量恶意证据,并最终获得胜诉,成为双方诉讼纠纷案件的重要转折点;代理的某全球智能物流机器人头部品牌与竞争对手商业诋毁纠纷案,获得全面胜诉,成为扭转其专利败诉劣势的转折点,为客户赢得一揽子和解的主动权。

许律师同时具有大量商标组合管理、知识产权及广告合规咨询、法律培训、品牌危机公关等非诉领域方面的经验,多次为国内外国家知名企业提供知识产权及广告合规领域的法律培训,获得客户极大认可。

许律师具有深厚的法律理论功底和极强的法律研究能力,发表论文20余篇,多篇文章在行业内引起广泛关注,并被大量引用。

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